疫情蔓延全球，知识产权领域亦不能自外于其冲击。比方为加速开发药物疗法而寄希望于人工智能（AI），就不免提及相关的发明人署名权、所有权、专利适格性问题；又如全球环境急剧变化，企业面对组织重整、人才流失，如何保护自家知识产权，亦是重要课题。
美国专利发明人依法不得为AI机器
早在疫情爆发前，USPTO就已多次公开征询有关AI发明的各种意见，而机器究竟能否列作美国专利发明人？继UKIPO及EPO之后，USPTO也在2020年4月就DABUS AI发明人案作成决定[1]，确认美国案发明人依法限定为自然人。
根据USPTO描述的案件历程，2019年7月29日Stephen L. Thaler提交发明正式申请案，申请号16/524,350，发明人填DABUS，申请人及受让人为Thaler，Thaler并以DABUS法定代表人兼受让人名义代DABUS签Substitute Statement，以取代原应由发明人亲签的发明人宣誓书，同时也由Thaler代签转让书，将DABUS发明相关权利转让予Thaler[2]。USPTO随后于8月8日寄发官函，限期提示符合美国法规的发明人合法姓名，申请人同月29日依37 CFR 1.181提Petition，请求USPTO重新考虑并撤回前述补件官函。官方在12月制发第二份补件官函，再次要求后补符合美国法规的发明人合法姓名，而申请人依然是依37 CFR 1.181提Petition以为响应。
针对这份Petition，USPTO引用诸多理由，包括美国专利法35 U.S.C.法条[3]、Fed. Cir.先前判例[4]、USPTO历来对相关法条文字的理解应用[5]等，驳回申请人请求，表示若依申请人所请扩大发明人一词的解释、让机器也可列为美国专利发明人，此举将直接抵触法条字义。换言之，即使本案申请人坚持不放弃，除非法院另有解释、国会正式修法，官方接受DABUS作美国专利发明人的机率趋近于零。
而若美国国会修法，该以AI程序工程师或AI工作任务定义人作发明案申请人？能否开放以企业作AI发明的发明人？若企业可作AI发明的发明人，假使甲公司的AI工具被乙公司拿来开发出所请发明，是否由甲乙两家公司共挂发明人？除发明署名权，发明所有权更是棘手而敏感的议题，这波疫情衍生的AI及跨团队研发趋势，或许有助推进相关讨论及修法进度。然而，革命尚未成功，在此分秒必争的紧要关头，先依现有法制缜密推敲协议契约、尽可能保留各项数据数据，当是更务实的作法。
Alice案在USPTO的冲击逐渐淡化
美国最高法院Mayo、Myriad、Alice等案宣判后，许多最前沿的新创科技，包含生技制药、AI及软件发明在内，专利授权门坎升高、不确定性增加，为统一USPTO官方立场、减少第一线审查人员作业困扰，USPTO依法院判例陆续发布多版审查指南及内部通知，比方2019年专利适格性审查指南（2019 PEG）[6]公告后，一般认为其说明及后续发布示例有助了解USPTO的法条解释、判断程序，一发明是否具专利适格性，至少在USPTO局内，其可预测性及确定性皆有改善。
2020年4月USPTO发布Alice案宣判后的专利审查报告[7]，调查结果似乎也支持前述观察结论：在Alice案判决公告后18个月，33个相关技术领域[8]所发1st OA内含101核驳的机率提高31%，专利审查不确定性上升26%，但在2019 PEG公告后一年，相关技术领域1st OA内含101核驳的机率下降25%，不确定性减少44%。
当然，2019 PEG无法尽善尽美，Fed. Cir.即公开重申不受USPTO内部指南约束[9]，形同2019 PEG令不出USPTO，而先前一度谈得火热的国会修法，近期似乎又少有声息。再说，以先前提到的生技、AI发明为例，即便构着35 U.S.C. 101专利适格性门坎，还有35 U.S.C. 112发明揭露等关卡要通过，个案状况百百种，如评估发明专利取得难度太高，改以商业秘密保护相关发明、发现、数据，也是可考虑的选项。
发明专利之外的选项
事实上，美国最高法院判定Mayo、Myriad、Alice等案系争专利不具专利适格性，严重动摇发明人及企业对美国专利价值的信心，同时新时代的人员交流、信息传布途径多元，有价值的智能财产也不必然只有传统的发明创作形式，包括生技、AI及其他新兴技术领域的发明人及企业，慢慢发现，至少在美国，专利保护有时不如商业秘密好用。
2016年美国保护商业秘密法（DTSA）颁布施行[10]定义所谓商业秘密包含各式各样的财务、商业、科学、技术、经济、工程信息，若为人不当侵占、取得、揭露、使用，即使其发生行为不在美国，只要如18 U.S.C. 1837规范，(1)犯罪人为美国公民或永久居民，或为依美国、州、政治区域法律成立的组织，或(2)助长犯罪之行为发生在美国，都可能用以在美兴讼。
而若犯罪人为外国人或实体，如何能满足「助长犯罪之行为发生在美国」此一要件？以今年美国几件地院意见为例：Motorola Solutions Inc., v. Hytera Comm. Corp. [11]一案，摩托罗拉三名员工跳槽到中国的海能达，摩托罗拉指三人盗取其机密资料用于新东家的产品开发，承审法院北伊利诺伊州地院法官认为，被告在多个商展广告促销相关产品，即系助长犯罪行为在美国侵害所涉商业秘密，而最后海能达判赔数亿美元。而vPersonalize Inc. v. Magnetize Consultants Ltd.一案[12]，英国被告公司Magnetize Consultant被控不论是直接故意或间接故意使用第三人在美国不当下载的机密资料，承审法院西华盛顿州地方法院认为，第三人在美国的作为，或被告试图在美国营销涉及相关机密的产品服务，都可构成助长犯罪之行为。
不只前述两案，近年经法院释义，美国保护商业秘密法的杀伤力道及攻击范围大增。根据金融顾问公司Stout Risius Ross 2020年4月发布的调查结果[13]，自1990至2019年美国联邦地院商业秘密类案件的原告胜率近七成，并有逾半数判决附带损害赔偿，金额最高的五件，总额皆达上亿美元。2010至2015年每年约有1100件商业秘密诉讼案件，但美国保护商业秘密法生效后，2017至2019年每年约有1400件商业秘密诉讼案件，且预料未来仍会继续成长。
备注：
1. USPTO petition decision: Inventorship limited to natural persons，请见https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/287fdc9。
2. 根据其Petition陈述，目前普遍的认知是，DABUS这类AI系统依现行法规无法拥有财产，没有法律赋予AI系统任何财产权。USPTO因此于Petition决定的注释中提及，此一事实令人质疑这份转让文件是否满足37 CFR 3.73(c)(1)要件，以及Thaler有无资格作为本案申请人。先前UKIPO、EPO亦有类似质疑。
3. 例如：35 U.S.C. 115(a)「任何人发明发现……」该句任何人（Whoever）一词，依Merriam-Webster字典解释意谓自然人； 35 U.S.C. 115(b)「该个人相信他本人或她本人……」该句所用个人（Individual）、他本人或她本人（Himself or Herself）等字词，皆指自然人；35 U.S.C. 115(h)(1)「任何人作此声明……」该句任何人（Any Person）一词，表示法条规范需签字宣誓的发明人需为人，而人（Person）这个字也出现在35 U.S.C. 102(a)、116(c)、185、256(a)等条文中。
4. USPTO举出二例，一是University of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft, Fed. Cir. Nos. 2012-1540, -1541, -1661 (August 19, 2013)，一是Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., Fed. Cir. Nos. 1992-1097, -1098, -1108, -1109 (April 22, 1993)。虽然主要在辨明州、企业与发明的关系，主体无关机器，但两项判决论理皆提及发明人必为自然人。
5. USPTO列举专利法施行细则37 CFR多项条文，包括37 CFR 1.27(a)(1)、1.41(d)、1.53(b)、1.53(c)、1.63(a)(3)、1.76(b)(1)、1.324(a)、1.324(b)等，行为主体皆为人（Person）。而MPEP相关论述，例如MPEP 2137.01(II)、2138.04，说明厘清谁是发明人问题时，要从概念发想开始问起，而MPEP此处解释用到心智（Mental）、心理（Mind）等字词。以上都反映USPTO：依其理解，即发明人必为自然人。
6. 2019 PEG是简称，全称为2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance（84 FR 50），请见https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf。中文整理及分析可参考《北美智权报》第229期专题报导，请见http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/enewsletter/enewsletter-229/naipo_ip_news.htm。
7. USPTO releases report on patent examination outcomes after the Supreme Court’s Alice decision，请见https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/28807b0。
8. USPTO搜集Fed. Cir.及美国最高法院专利适格性相关判例，并以其系争专利的申请案技分类匡列受Alice案判决影响的技术领域，无这类专利诉讼案件的技术领域则合称其他技术领域，亦一并统计，以作对照参考之用。
9. 可参考《北美智权报》第235期〈申请专利时除了尽信审查指南也要注重判决先例：2019 年Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC 案〉，请见http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_190424_0703.htm。
10. 可参考《北美智权报》第129期〈美国营业秘密法上路年余，企业主买单吗？〉，请见http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_170823_0501.htm。
11. Motorola Solutions Inc., v. Hytera Comm. Corp., N.D. Ill. No. 1:17-cv-1973 (January 31, 2020)，请见https://www.courtlistener.com/docket/6276249/motorola-solutions-inc-v-hytera-communications-corporation-ltd/。两家公司智权大战相关报导可参考《北美智权报》第258期〈选对法院选对律所，轻松取得诉讼优势 ─ 浅析摩托罗拉 vs. 海能达智财权诉讼战〉，请见http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_200415_0501.htm。
12. vPersonalize Inc. v. Magnetize Consultants Ltd., W.D. Wash. No. 2:18-CV-01836-BJR (February 3, 2020)，请见https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.268343/gov.uscourts.wawd.268343.152.0.pdf。
13. Stout Risius Ross调查报告Trends in Trade Secret Litigation Report 2020，请见https://www.winston.com/images/content/2/0/v2/203824/trends-in-trade-secret-litigation-report-2020.pdf。
关于
北美智权成立于1995年，从当初的美国专利事务所已跃升为全方位的管理服务专利申请公司，已协助多家高科技企业在世界各地运用专利保护他们的产品。《北美智权报》由北美智权发行，内容主题涵盖中国、美国、台湾、欧盟及世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼分析、法规解析，以及产业与技术新知等等，帮助专利业界人士与高科技企业在竞争的国内外环境中，以更有效率的方式掌握专业资讯。欢迎关注北美智权微信公众号: NAIP_IPServices。
